近年來(lái)，LED行業(yè)中許多公司發(fā)起了專利侵權(quán)訴訟，也有越來(lái)越多的公司成為專利侵權(quán)訴訟的被告。僅在過(guò)去3年間，全美地區(qū)法院和國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（“ITC”）受理的涉及LED技術(shù)的訴訟就數(shù)以百計(jì)。整個(gè)供應(yīng)鏈上的大小型零售商和制造商均被卷入訴訟中。

筆者在各法院為大量LED專利侵權(quán)案提供過(guò)抗辯。本文介紹了筆者的抗辯策略，以及在美國(guó)的外國(guó)制造商和供應(yīng)商在這些抗辯策略訴訟中的應(yīng)用。

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一、亞洲實(shí)體可能在哪里被起訴？

直到近年，訴訟中的原告才被允許在美國(guó)的任何地區(qū)法院提起專利侵權(quán)訴訟，只要被告在該區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品。因此，如果被告產(chǎn)品在全美銷(xiāo)售，原告幾乎能夠選擇任何地區(qū)法院起訴被告，即便被告公司在當(dāng)?shù)刂挥辛阈菢I(yè)務(wù)甚至沒(méi)有任何業(yè)務(wù)。原告通常喜歡選擇的法院是得克薩斯州東區(qū)地區(qū)法院，原因是該法院執(zhí)行一些對(duì)原告較為有利的訴訟程序，比如限制簡(jiǎn)易判決以及允許寬泛和加快的證據(jù)開(kāi)示操作。[1]針對(duì)美國(guó)的被告，最高法院最近結(jié)束了“任何地方起訴”的做法，并判決只能在下列地方起訴美國(guó)的被告：（i）被告被指控發(fā)生侵權(quán)行為之地，且被告在該地有固定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所；或（ii）被告注冊(cè)成立之地。

外國(guó)被告就沒(méi)那么幸運(yùn)。事實(shí)上，在TC Heartland案中，最高法院并沒(méi)有更改針對(duì)外國(guó)被告進(jìn)行寬泛管轄的法令，即“若被告不是美國(guó)居民，則可在任何司法管轄區(qū)被起訴。”這一做法在最近 In re HTC Corp., 889 F.3d 1349（聯(lián)邦巡回上訴法院 2018）案中得到了聯(lián)邦巡回上訴法院的確認(rèn)。為避免在有利于原告的地區(qū)法院被起訴，外國(guó)被告得知可能被起訴的時(shí)候，可考慮在更有利的地區(qū)法院提起確認(rèn)訴訟，要求法院確認(rèn)不侵權(quán)和專利無(wú)效。當(dāng)然這也意味著外國(guó)被告同意了該法院的管轄權(quán)，因此在起訴前應(yīng)當(dāng)慎重考慮。

對(duì)一些在美國(guó)沒(méi)有公司的外國(guó)制造商而言，原告通常選擇起訴其在美國(guó)的下游客戶或零售商，而不是直接起訴外國(guó)制造商。在這種情況下，被告有可能將案件轉(zhuǎn)到更有利的法院進(jìn)行審理，然而這取決于企業(yè)之間的關(guān)系。比如在最近的一個(gè)案件中，筆者為一家美國(guó)全國(guó)性美國(guó)LED零售商和其在中國(guó)的關(guān)聯(lián)方提供抗辯，我們讓法院駁回了對(duì)其中一個(gè)被告的起訴，然后將案件移送到了對(duì)剩下的被告更有利的法院。諸如此類的策略可能非常有效，尤其對(duì)在美國(guó)有子公司或客戶/零售商作為共同被告的亞洲公司而言。

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二、供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)：賠償

在采購(gòu)合同中約定如果采購(gòu)商面臨侵權(quán)索賠時(shí)，供應(yīng)商向采購(gòu)商承擔(dān)賠償責(zé)任是很常見(jiàn)的。在美國(guó)的有些交易，法律還明確規(guī)定了賠償。[4]賠償條款通常規(guī)定如果有侵權(quán)訴訟，供應(yīng)商應(yīng)為采購(gòu)商提供抗辯。有些賠償條款允許供應(yīng)商參與甚至控制訴訟案件。不管哪方控制案件，供應(yīng)商和采購(gòu)商之間必須充分配合，以作出最佳抗辯，并確保呈交全部所需證據(jù)。事實(shí)上，采購(gòu)商通常對(duì)供應(yīng)商提供的商品的技術(shù)方面知之甚少，只有供應(yīng)商才有相關(guān)技術(shù)文件以及專門(mén)知識(shí)，來(lái)制定不侵權(quán)和專利無(wú)效的抗辯策略，不管該供應(yīng)商是否被列為被告。因此，知悉被控侵權(quán)后，供應(yīng)商和采購(gòu)商應(yīng)盡早開(kāi)始協(xié)調(diào)訴訟策略。

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三、供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)：共同利益方和IPR中的實(shí)際利益方

提起雙方復(fù)審（“IPR”）程序挑戰(zhàn)專利的有效性，可極大地改變?cè)V訟各方的形勢(shì)，并且使被告擁有抗辯優(yōu)勢(shì)，因?yàn)樵贗PR程序中被判定無(wú)效的專利比在訴訟中被判定無(wú)效的專利多得多。在提起IPR程序時(shí)，供應(yīng)商與采購(gòu)商之間對(duì)訴訟的控制程度可能至關(guān)重要。首先，法律要求IPR申請(qǐng)人必須確定全部“實(shí)際利益方”（“RPI”）。[6]其次，若申請(qǐng)人、申請(qǐng)人實(shí)際利益相關(guān)方或共同利益方被提起侵權(quán)訴訟已超過(guò)1年，則IPR程序?qū)⒉槐皇芾怼?/p>

雖然法律對(duì)于申請(qǐng)人的RPI或“共同利益方”沒(méi)有提供明確的定義，但是聯(lián)邦巡回上訴法院最近提供了一些指導(dǎo)性意見(jiàn)。實(shí)際利益相關(guān)方的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)是申請(qǐng)人是否在該方的請(qǐng)求下提起該程序。確定一方為利益相關(guān)方的主要因素是其資助、指導(dǎo)、及/或控制IPR程序。[9]關(guān)于確定一方是否屬于共同利益方，專利和商標(biāo)局的上訴委員會(huì)采取較為靈活的判斷標(biāo)準(zhǔn)來(lái)評(píng)判該方與申請(qǐng)人是否足夠“親近”以至于判決的結(jié)果對(duì)他們都產(chǎn)生影響并受禁止反言的約束。”與RPI的判定類似，確定利益共同方的因素包括：非申請(qǐng)人一方是否‘控制或可能控制某一方參與IPR程序’，以及非申請(qǐng)人一方是否負(fù)責(zé)資助和指導(dǎo)某一方參與IPR程序。”

若要避免IPR申請(qǐng)的缺陷（比如，未包括所有RPI）或時(shí)效已過(guò)期（比如，RPI或請(qǐng)求人共同利益方被提起訴訟超過(guò)1年之后才提起IPR請(qǐng)求，因此導(dǎo)致IPR申請(qǐng)不被受理），則須慎重審閱和解釋賠償條款的權(quán)利與義務(wù)，這點(diǎn)至關(guān)重要。

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四、美國(guó)訴訟中外國(guó)供應(yīng)商的證據(jù)開(kāi)示

由于專利權(quán)人將訴訟被告擴(kuò)展至下游的分銷(xiāo)商和零售商，因此相關(guān)技術(shù)文件并不總是由被列為被告的一方持有、保管或控制，而是在外國(guó)供應(yīng)商手里。相比其他國(guó)家的訴訟制度，美國(guó)允許提交的證據(jù)范圍自由得多。如果外國(guó)供應(yīng)商不熟悉美國(guó)的訴訟可能會(huì)措手不及。

在一些情況下，即便外國(guó)供應(yīng)商不是案件當(dāng)事方，他們也可能被要求提供證據(jù)。一種方法是通過(guò)供應(yīng)協(xié)議本身的約定——若被告/采購(gòu)商根據(jù)協(xié)議約定有權(quán)從其供應(yīng)商獲取相關(guān)文件，原告會(huì)主張被告/采購(gòu)商對(duì)有關(guān)文件有足夠“控制權(quán)”，能獲取和呈交該等文件作為訴訟證據(jù)。另一種方法是，原告向外國(guó)供應(yīng)商在美國(guó)的子公司發(fā)送傳票，主張子公司對(duì)相關(guān)文件有足夠“控制權(quán)”，能獲取和呈交該等文件。這兩種做法非常常見(jiàn)，但并不總能成功。法院會(huì)根據(jù)一家公司是否真正有權(quán)力和控制力從另一家公司獲取文件的形式和可操作性做出判斷。

原告向獲得境外制造商的證據(jù)可采取的另外一種途徑是根據(jù)《關(guān)于從國(guó)外調(diào)取民事或商事證據(jù)的公約》——通常指《海牙取證公約》（“HEC”）。然而，根據(jù)HEC尋求證據(jù)是一個(gè)相當(dāng)漫長(zhǎng)的過(guò)程，尤其是從中國(guó)尋求證據(jù)，過(guò)程可能長(zhǎng)達(dá)6-12個(gè)月，而且不保證能獲批。

另一個(gè)可操作的方法是被告與原告協(xié)商從外國(guó)制造商尋求有限的證據(jù)披露。請(qǐng)謹(jǐn)記，訴訟中的采購(gòu)商/被告通常需要從供應(yīng)商獲取證據(jù)，且與原告需要獲取的范圍相同，以證明專利索賠無(wú)效。因此，協(xié)商從制造商獲取有限的證據(jù)通常能減少訴訟費(fèi)用，并有助于對(duì)案件進(jìn)行抗辯。

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五、總結(jié)

基于筆者所在團(tuán)隊(duì)辦理涉及亞洲LED供應(yīng)商及其客戶的美國(guó)專利訴訟和知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的豐富經(jīng)驗(yàn)，這些實(shí)體必須在美國(guó)專利侵權(quán)訴訟抗辯中密切協(xié)調(diào)——密切合作和協(xié)調(diào)可能就是勝利和失敗的關(guān)鍵所在。